Aktuelle Entscheidungspraxis Erfinderische Tätigkeit

Hier finden Sie eine ausführliche inhaltliche Review des Seminars im Juli 2023

Die Frage der Erfinderischen Tätigkeit ist eine der wichtigsten im deutschen und europäischen Patentrecht. Oft werden patentrechtliche Streitigkeiten, ob in Einspruchs-, Verletzungs- oder Nichtigkeitsverfahren, durch die Frage entschieden, ob der jeweiligen Erfindung eine erfinderische Tätigkeit zugrunde liegt. Brisanter wird die Frage dadurch, dass sich die Ansätze zur Bestimmung der erfinderischen Tätigkeit zwischen der deutschen und europäischen Rechtsprechung erheblich unterscheiden. Genau diese Unterschiede adressierte das Seminar zu dem Thema "Aktuelle Entscheidungspraxis Erfinderische Tätigkeit".

Nach einer kurzen Vorstellungsrunde der Referenten und Teilnehmer ging es direkt um das erste Merkmal der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit: der objektiven Aufgabe. Im deutschen Patentrecht ist nach ständiger Rechtsprechung die Aufgabe objektiv zu bestimmen, das heißt nach dem, was das Patent gegenüber dem Stand der Technik leistet (BGH, GRUR 2010, 602 - Gelenkanordnung). Wichtig ist jedoch zu beachten, dass der Stand der Technik keinen Einfluss auf die Bestimmung der objektiven Aufgabe hat. Wenn der Stand der Technik die Erfindung beispielsweise neuheitsschädlich vorweggenommen hat, führt das nicht zu einer Änderung der Bestimmung der objektiven Aufgabe.

Daher gilt nach dem BGH und BPatG auch der Grundsatz, dass keine Lösungselemente in die Formulierung der objektiven Aufgabe aufgenommen werden dürfen. Die Aufgabe soll also keine Hinweise auf die Lösung enthalten. Insbesondere dürfen keine sogenannten "Bonus-Effekte" in die Formulierung der Aufgabe miteinbezogen werden. "Bonus-Effekte" sind Wirkungen, die bei Entwicklung der Erfindung gar nicht erwartet worden sind.

Außerdem ist zu beachten, dass nicht-technische Merkmale wie Anweisungen, die darauf abzielen, auf die menschliche Vorstellungskraft einzuwirken, oder durch die bestimmte Inhalte durch Farbe oder Helligkeit hervorgehoben werden sollen, nicht berücksichtigt werden können. Auf Seiten des EPA werden nicht-technische Merkmale als Beitrag zu einer technischen Wirkung anerkannt, wenn die dargestellte Information glaubhaft den Nutzer bei der Ausführung einer technischen Aufgabe mittels einer kontinuierlichen und/oder geführten Mensch-Maschine-Interaktion unterstützt (T 336/14; T 1802/13). Eine Verringerung der kognitiven Belastung oder Anstrengung des Nutzers oder eine Anpassung der Anzeige an die subjektiven Bedürfnisse oder Präferenzen des Nutzers werden allerdings durch das EPA nicht als technische Wirkung anerkannt. Besonders interessant beim EPA ist die Nichtberücksichtigung von "beliebigen Merkmalen", bei denen es nicht glaubhaft erscheint, dass sie zur Lösung der Aufgabe beitragen (T 206/91).

Ganz anders als die "deutsche" Herangehensweise ist die des EPA zur Bestimmung der Aufgabe: Nach dem Aufgabe-Lösung-Ansatz (ALA) wird die "objektive technische Aufgabe" über die im Patent dargestellte Lösung ermittelt. Die Merkmale des Patents werden mit dem "nächstliegenden Stand der Technik" verglichen. Daraus ergibt sich die technische Wirkung des Patents, woraus sich die objektive technische Aufgabe ableiten lässt. Der Stand der Technik spielt nach dem EPA also eine ganz entscheidende Rolle bei der Bestimmung der Aufgabe. Auch nach der Rechtsprechung des EPA sind Lösungselemente aber nicht in die Formulierung der Aufgabe aufzunehmen. Die Aufgabe ist vielmehr so zu formulieren, wie ein Fachmann, der nur den Stand der Technik kennt, tatsächlich zu lösen wünscht (T 600/91).

Der Fachmann wird durch die deutsche Rechtsprechung mit dem Ziel konstruiert, dass er bestimmt, ob die Erfindung aus fachlicher Sicht nahelag. Auch bei seiner Definition soll aber noch nicht vorgegeben werden, ob die Erfindung nun naheliegend ist oder nicht. Es kommt daher lediglich darauf an, welche durchschnittliche Kenntnisse und Leistungsfähigkeit auf dem Gebiet der Erfindung zum Prioritätstag zu erwarten sind. Es soll festgestellt werden, welche Leistungen einer Person, die mit Entwicklungsarbeiten betraut wäre, zuzutrauen wären.

Bei der Bestimmung des Fachmanns durch das EPA kommt es vor allem auf drei Aspekte an: Die fiktive Person muss dazu in der Lage sein, den Gegenstand der Erfindung (1) sowie den Stand der Technik (2) fachmännisch zu beurteilen. Dabei kommt es auf die Sicht auf den Gegenstand der Erfindung und des Stands der Technik nach Formulierung der objektiven Aufgabe (3) an.

Der nächstliegende Stand der Technik wird beim EPA möglichst pragmatisch bestimmt. Eine bessere Formulierung wäre aus Sicht des EPA "geeigneter Ausgangspunkt" oder "Sprungbrett". Es soll der erfolgversprechendste Pfad gewählt werden, dabei muss auch nicht jede Aufgabe bereits offenbart sein. Nach T 2759/17 gibt es zwei Ansätze zur Bestimmung des nächstliegenden Stands der Technik: Zum einen kann der Stand der Technik durch das zuständige Entscheidungsorgan ausgewählt werden und der Fachmann kommt erst danach ins Spiel (z.B. in T 1450/16) oder der Fachmann wählt den Stand der Technik aus (z.B. in T 2759/17).

In der deutschen Rechtsprechung bestehen bei der Bestimmung des nächstliegenden Stands der Technik vor allem auf zwei Herausforderungen: zum einen bereits die Ermittlung des Stands der Technik und dann die zeitliche Zuordnung zum Stand der Technik. Ansonsten kommt es aus Sicht der deutschen Rechtsprechung vor allem auf die Prüfung des Naheliegens an. Ein interessantes Beispiel dazu war die Entscheidung "Sessellift" des BPatG (Urt. v. 13.02.2020, 1 Ni 2/18 (EP)). Darin wurde u.a. auch anhand einer Besichtigung eines Sesselliftmuseums beurteilt, ob die geschützte Erfindung bereits im Stand der Technik vorweggenommen wurde.

In der deutschen Rechtsprechung kann außerdem auch auf "allgemeines Fachwissen" zurückgegriffen werden. Als Beispiel für dieses Merkmal kann die Entscheidung "Chlordioxiderzeugung" des BPatG dienen (Urt. v. 07.01.2020, 14 W (pat) 9/15). Wie die Entscheidung T 1601/15 zeigt, ist das allgemeine Fachwissen auch Gegenstand der aktuellen Rechtsprechung des EPA.

Bei der nun finalen Prüfung des Naheliegens erfolgt in der deutschen Rechtsprechung eine intensive Auseinandersetzung mit dem Einzelfall. Erst kürzlich hat das BPatG beispielsweise in der Entscheidung "Aluminium-Servicemodul" (Urt. v. 18.05.2022, 3 Ni 20/19) anhand einer umfangreichen Beweisaufnahme ermittelt, welche vergleichbaren Anlagen bereits bestanden und ob anhand dieser die Erfindung nahelag. Zentral ist dabei die Frage nach dem "Anlass" wie die Entscheidung "Betrieb einer Sicherheitseinrichtung" (BGH, Urt. v. 12.12.2012, X ZR 134/11) feststellt. So bestand beispielsweise in der Entscheidung "Kosmetisches Sonnenschutzmittel III" (BGH, Urt. v. 01.03.2011, X ZR 72/08) ein Anlass und damit wurde das Naheliegen bejaht. Genau gegenteilig wurde die Lage in der Entscheidung "Vorrichtung zum Einführen" (BGH, Urt. v. 11.04.2017, X ZR 32/15) gesehen. Bei der Frage des Anlasses spielt nach deutscher Rechtsprechung die Perspektive des Fachmanns nun eine entscheidende Rolle: Wenn die Lösung für ihn auf der Hand liegt, weil sie sich quasi "in seinem Werkzeugkasten" befindet, besteht ein Anlass und damit ein Naheliegen.

Das EPA geht nach dem sogenannten "could-would"-Ansatz vor. Entscheidend ist danach nicht, ob der Fachmann zu der Lösung hätte gelangen können, sondern ob er tatsächlich auch dazu gekommen wäre (T 2/83).